Hoe worden intellectuele eigendomsrechten beoordeeld tijdens het due diligence-proces?

Ingang

Bij bedrijfsovernames, fusies, investeringen of samenwerkingsverbanden is een van de meest cruciale aspecten het nauwkeurige en volledige onderzoek van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Vooral in sectoren zoals technologie, software, media, mode en farmaceutica wordt de werkelijke waarde van een bedrijf vaak bepaald door de handelsmerken, patenten, auteursrechten en ontwerprechten. Daarom is het "due diligence-proces met betrekking tot intellectuele eigendom" niet alleen een procedure voor de investeerder, maar ook een kans om toekomstige juridische risico's te voorzien en te beoordelen.

Dit artikel beschrijft de rol van intellectuele-eigendomsrechten in het due diligence-proces, de te controleren documenten, de identificatie van risico's en de juridische aspecten die in het licht van uitspraken van het Hooggerechtshof in overweging moeten worden genomen.

1. Wat zijn intellectuele-eigendomsrechten en due diligence?

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn wettelijke rechten die de immateriële activa van een bedrijf beschermen, zoals handelsmerken, patenten, industriële ontwerpen, auteursrechten, softwarelicenties, knowhow en bedrijfsgeheimen.
Due diligence is het proces van een grondige analyse van de registratiestatus, de geldigheid, juridische kwesties en geschillen met derden met betrekking tot deze rechten.

Doel:

• Om te bepalen of de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf geldig en houdbaar zijn

• Het beoordelen van licentieovereenkomsten, overnameovereenkomsten en andere documenten betreffende de overdracht van rechten

• Om te begrijpen of er een risico bestaat op schending van de rechten van derden,

• Om de impact van intellectuele eigendomsrechten op de marktwaarde te bepalen.

2. Waarom is due diligence met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten belangrijk?

Tegenwoordig is een aanzienlijk deel van de marktwaarde van veel bedrijven afkomstig van hun intellectuele-eigendomsportfolio. Voor een technologiebedrijf dat software produceert, zijn bijvoorbeeld auteursrechten op softwarecode, merkwaarde en domeinnamen cruciale activa.

Belangrijkste redenen:

• Waardebepaling: De werkelijke waarde van een bedrijf kan worden berekend door een nauwkeurige waardering van de intellectuele-eigendomsrechten.

• Risicobeheer: Als registratiefouten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten of risico's op inbreuk op rechten van derden niet worden vastgesteld, kan de koper in de toekomst te maken krijgen met rechtszaken.

• Licentie-inkomsten: Investeringen die worden gedaan zonder de duur, omvang en juridische geldigheid van bestaande licentieovereenkomsten te onderzoeken, leveren mogelijk niet de verwachte winst op.

• Concurrentievermogen: De sterkte van geregistreerde handelsmerken en patenten heeft een directe invloed op de positie van een bedrijf in de branche.

3. Belangrijke aandachtspunten in het due diligence-proces voor intellectuele eigendomsrechten

A. Merken- en octrooirechten

• Registratiebewijzen voor de handelsmerken van het bedrijf (gegevens van het Turkse octrooi- en merkenbureau – TÜRKPATENT).

• Octrooiaanvragen en registratiecertificaten.

• Internationale registraties (WIPO, EUIPO).

• Zijn er bezwaren, annuleringen of nietigverklaringsprocedures tegen de handelsmerken of patenten?

B. Auteursrechten en softwarelicenties

• Wie bezit het auteursrecht op de softwarecode?

• Licentieovereenkomsten, open source-gebruik, vervaldatums van licenties.

• Overdrachtsdocumenten en -overeenkomsten voor auteursrechten.

C. Industriële ontwerpen en knowhow

• Documenten voor productontwerpregistratie.

• Interne bedrijfsrichtlijnen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen.

• Geldigheidsperiode en verlengingsprocedure van de ontwerpregistratie.

D. Domeinnamen en digitale activa

• Registratiedocumenten voor de internetdomeinnamen die eigendom zijn van het bedrijf.

• Domeingeschillen (UDRP-zaken, enz.).

E. Licentie- en franchiseovereenkomsten

• De licentieovereenkomsten van het bedrijf, de sublicentierechten en de beperkingen in de contracten.

• Franchiseovereenkomsten en gebruiksrechten van intellectueel eigendom.

4. Stappen voor due diligence op het gebied van intellectuele eigendom

Stap 1: Het bepalen van de intellectuele-eigendomsportefeuille

De eerste stap omvat het inventariseren van de handelsmerken, patenten, ontwerpen, auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf.

Stap 2: Registratie en geldigheidscontrole

De geldigheidsperiode, verlengingsdata en het registratiegebied van de registratiedocumenten worden gecontroleerd. Het niet tijdig voltooien van de verlengingsprocedures in het verleden kan leiden tot verlies van rechten.

Stap 3: Het onderzoeken van juridische geschillen

• Acties tot nietigverklaring van een handelsmerk, acties wegens inbreuk op handelsmerken of lopende geschillen aangespannen door derden.

• De impact van lopende zaken bij het Hof van Cassatie en de rechtbanken voor intellectueel eigendom en industriële eigendomsrechten.

Stap 4: Analyse van licentie- en overdrachtsovereenkomsten

• Geografische beperkingen en exclusiviteitsclausules in licentieovereenkomsten.

• Geldigheid van contracten met betrekking tot de overdracht van intellectueel eigendom.

Stap 5: Rapportage en evaluatie

• De marktwaarde van de intellectuele-eigendomsportefeuille wordt vastgesteld.

• Risico's, tekortkomingen en aanbevelingen worden gepresenteerd in een gedetailleerd due diligence-rapport.

5. Risico's met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

De risico's die tijdens het due diligence-onderzoek naar intellectuele eigendom worden vastgesteld, hebben directe gevolgen voor investeringsbeslissingen:

• Registratiegebreken: Het handelsmerk of octrooi is mogelijk verlopen.

• Inbreuk op rechten van derden: Het bedrijf maakt inbreuk op het handelsmerk of octrooi van een andere partij.

• Licentieschendingen: Het niet nakomen van verplichtingen uit licentieovereenkomsten.

• Auteursrechtkwesties: De softwarecode of -inhoud is niet auteursrechtelijk beschermd door het bedrijf.

• Lopende rechtszaken: Met name rechtszaken over de nietigverklaring van handelsmerken vormen een aanzienlijk risico voor beleggers.

6. Due diligence op het gebied van intellectuele eigendom in het licht van uitspraken van het Hooggerechtshof

De Turkse Hoge Raad heeft herhaaldelijk benadrukt dat de registratie van handelsmerken en octrooirechten bindend en cruciaal is voor investeerders.

• Het Hooggerechtshof heeft bepaald dat het verstrekken van onvolledige registratiegegevens tijdens de overdracht van merkrechten een reden voor schadevergoeding vormt.

• Het Hooggerechtshof heeft benadrukt dat documenten met betrekking tot de overdracht van auteursrechten duidelijk en rechtsgeldig moeten zijn.

Deze precedenten tonen aan dat het verstrekken van onvolledige informatie tijdens het due diligence-proces voor intellectueel eigendom de investeerder kan misleiden en tot juridische aansprakelijkheid kan leiden.

7. Hoe moet een due diligence-onderzoek naar intellectuele eigendom in de praktijk worden uitgevoerd?

• Controleer de gegevens bij TURKPATENT en WIPO.

• Je zou moeten samenwerken met merken- en octrooigemachtigden.

• Softwarelicenties, open-sourcebibliotheken en documenten betreffende de overdracht van auteursrechten moeten nauwkeurig worden onderzocht.

• Internationale registraties (EUIPO, WIPO Madrid-protocol) moeten worden geverifieerd.

• De financiële waarde van intellectuele eigendomsrechten moet worden vastgesteld door onafhankelijke waarderingsbureaus.

Conclusie en evaluatie

Intellectuele eigendomsrechten behoren tot de belangrijkste factoren die de waarde van hedendaagse bedrijven bepalen. Due diligence op het gebied van intellectuele eigendom verifieert de geldigheid van handelsmerken en patenten, en waarborgt de wettelijke bescherming van auteursrechten en licentieovereenkomsten. Een grondig onderzoek voorkomt dat investeerders te maken krijgen met onverwachte rechtszaken of verlies van rechten en versterkt hun onderhandelingspositie.

Vooral bij technologie- en softwarebedrijven is de juridische beschermbaarheid van de intellectuele-eigendomsportefeuille een belangrijke factor bij de aankoopprijs en het rendement op de investering.

 Gamze Akbulut, student aan de rechtenfaculteit