Investigación y desarrollo internacional y propiedad de patentes
Investigación y desarrollo internacional y propiedad de patentes: ¿Quién es el propietario de la invención?
Los proyectos internacionales de I+D (investigación y desarrollo) son ahora fundamentales para las estrategias de crecimiento de las empresas comerciales. Especialmente en los sectores de tecnología, farmacéutico, defensa, software, automoción y medicina, un solo producto puede contar con el apoyo de equipos, universidades, startups y proveedores de múltiples países. Si bien esta estructura multiactor acelera el descubrimiento y la innovación, plantea una cuestión fundamental en relación con las patentes: "¿Quién es el propietario de esta invención?".
En derecho de patentes, la regla es simple: el titular original de una patente es el inventor. Sin embargo, en I+D internacional, los inventores suelen trabajar en el marco de una relación comercial, un proyecto conjunto o un acuerdo de financiación, por lo que la titularidad real contratos comerciales, acuerdos de proyecto, legislación nacional y cláusulas de transferencia o concesión de licencias entre las partes . Por lo tanto, en I+D internacional, la titularidad de una patente no puede resolverse simplemente preguntando "¿quién la inventó?", sino que requiere considerar "¿quién adquirió los derechos, bajo qué ley y mediante qué acuerdo?".
A continuación, abordo sistemáticamente el tema desde la perspectiva de la empresa, incluyendo las principales diferencias entre países y las soluciones prácticas.
A) Principio fundamental: La propiedad de la patente comienza con el inventor
En muchos ordenamientos jurídicos, la propiedad original pertenece al inventor. La transferencia al empleador o socio del proyecto se produce mediante una cesión explícita o a través de regímenes especiales reconocidos por la ley. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha aclarado el principio de que "los derechos de patente surgen primero con el inventor; el empleador adquiere la propiedad únicamente mediante una cesión explícita", incluso en el caso de regímenes de financiación como la Ley Bayh-Dole .
En la práctica, este principio significa lo siguiente:
En la I+D internacional, si no existe un contrato ni un mecanismo de transferencia, una empresa no puede convertirse automáticamente en titular de una patente simplemente diciendo "Yo financié el proyecto".
B) Invenciones de los empleados (trabajadores): La primera área importante de propiedad de la I+D internacional
En la mayoría de los proyectos internacionales, los inventores son ingenieros o investigadores que trabajan para una empresa. En este caso, la determinación de si la invención se considera una "invención de empleado/invención de servicio" y si los derechos se transfieren al empleador por la legislación nacional .
Ejemplo turco:
En Turquía, la Ley de Propiedad Industrial n.º 6769 detalla las invenciones relacionadas con servicios y las obligaciones de notificación del empleado. Si un empleado realiza una invención en el ejercicio de su relación laboral, debe notificarlo a su empleador. Si el empleador reclama los derechos dentro de un plazo determinado, adquiere los derechos sobre la invención y el empleado tiene derecho a una compensación o recompensa razonable.
El ejemplo alemán:
En Alemania, la Ley de Invenciones de los Empleados (ArbnErfG) establece un sistema similar: un empleado debe notificar a su empleador sobre una invención relacionada con el servicio; si el empleador no reclama los derechos en un plazo de 4 meses, la invención pasa a estar disponible; si los reclama, los derechos se transfieren al empleador y el empleado recibe la compensación correspondiente.
Estos dos ejemplos nos muestran lo siguiente:
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En el ámbito de las invenciones de los empleados, la tríada notificación-solicitud-coste es un principio común en muchos países.
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Sin embargo, los plazos, los cálculos de costes, la definición de "innovación en el servicio" y las sanciones varían de un país a otro.
La conclusión para la empresa es la siguiente: una empresa internacional de I+D no puede basarse únicamente en sus políticas internas; también debe analizar si un empleado tiene derecho a ciertos derechos según las leyes de su país respectivo
C) I+D conjunta: Invenciones realizadas por más de una empresa
En los proyectos internacionales, es común que dos o más empresas colaboren en un mismo proyecto. La cuestión aquí no suele ser "quién posee la invención", sino "qué porcentaje y condiciones de uso comparten .
En los proyectos colaborativos existen tres modelos básicos de propiedad:
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un modelo de propiedad única,
una de las partes se convierte en la titular de la patente y a la otra se le otorga una licencia.-
Ventaja: La gestión y la comercialización son rápidas.
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Riesgo: El licenciatario puede sentirse "estratégicamente dependiente".
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La propiedad conjunta
significa que la patente es propiedad conjunta de las partes.-
Ventaja: Las partes perciben un equilibrio justo entre esfuerzo y beneficio.
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Riesgo: La propiedad conjunta está sujeta a diferentes normativas en muchos países.
Por ejemplo, en algunos países, un socio no puede otorgar licencias por sí solo; en otros, sí puede, pero el reparto de ingresos es obligatorio. (Si estas diferencias no se aclaran en el contrato, podría surgir una crisis).
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En una división en primer plano,
los resultados del proyecto pertenecen a quien los desarrolló.-
Ventaja: Refleja directamente la contribución técnica.
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Riesgo: El debate sobre "quién contribuyó con cuánto" podría intensificarse.
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La regla de oro para la empresa:
No se puede establecer una estructura de propiedad segura en un acuerdo conjunto de I+D sin distinguir claramente entre la "propiedad intelectual principal (resultados del proyecto)" y la "propiedad intelectual secundaria (derechos adquiridos al unirse al proyecto)".
D) Investigación y desarrollo universitarios y financiados con fondos públicos: La lógica de Bayh-Dole y sus implicaciones internacionales
Otro ámbito de la I+D internacional son las colaboraciones entre universidades e industria y los proyectos financiados con fondos públicos. En Estados Unidos, la Ley Bayh-Dole permite a las universidades y a las pequeñas empresas que reciben financiación federal conservar los derechos sobre las invenciones y comercializarlas bajo ciertas condiciones; sin embargo, el derecho de primera propiedad del inventor y el requisito de transferencia explícita se mantienen generalmente.
Este enfoque ha inspirado programas de financiación similares en muchas partes del mundo. Por lo tanto, las siguientes preguntas resultan cruciales en los proyectos financiados internacionalmente:
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¿ La institución financiadora reclama derechos de recompra o de uso sobre la invención?
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¿Existen requisitos de prioridad o de intercambio para la comercialización de los resultados del proyecto ?
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¿Las invenciones del personal universitario se transfieren automáticamente a la universidad o requieren una transferencia por separado?
Implicación práctica para la empresa: En los proyectos de colaboración entre universidades públicas, la titularidad de las patentes es una ecuación triple que involucra no solo a las dos partes, sino también las condiciones de la institución financiadora
E) Conflicto de leyes en equipos internacionales
El país de origen de la invención, el país donde están registrados los empleados, el país donde se presentó la solicitud de patente y la ley aplicable al contrato pueden ser diferentes. Es aquí donde surge un «conflicto de leyes».
Ejemplos:
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Un ingeniero que trabajaba en Turquía y un equipo en Alemania desarrollaron el mismo invento.
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El contrato del proyecto se regía por la legislación británica, pero el invento fue patentado en Estados Unidos.
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Que una invención se considere una "invención de servicio" puede ser considerado afirmativo en un país y negativo en otro.
Por lo tanto, la redacción de contratos en I+D internacional no es simplemente una cuestión de elegir una parte jurídica.
Las empresas suelen adoptar estas dos medidas:
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Obtener un compromiso de traspaso independiente de cada empleado/investigador
(disposiciones explícitas como la "cesión de futuras invenciones" al incorporarse al proyecto). -
El acuerdo debe incluir una cláusula para cumplir con las normas obligatorias específicas de cada país
(ya que en algunos países el régimen de invención del trabajador es obligatorio y no puede eliminarse mediante acuerdo).
F) Cláusulas contractuales que establecen la propiedad sin problemas
Las siguientes se consideran buenas prácticas en los contratos internacionales de I+D:
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Procedimiento para determinar la autoría de los inventos:
¿Cómo se identificará a los inventores y quién tomará la decisión? -
Cláusula de cesión:
¿A quién y cuándo transferirán los inventores todos los derechos? -
Propiedad intelectual en segundo plano frente a propiedad intelectual en primer plano:
La distinción entre derechos previos y posteriores al proyecto. -
Normativa sobre propiedad conjunta:
En caso de propiedad conjunta, ¿cómo se gestionarán las licencias, los litigios y el reparto de ingresos? -
Responsabilidad de las mejoras:
¿Quién es responsable de las mejoras realizadas después del proyecto? -
Publicación y confidencialidad: ¿
Publicaciones académicas antes o después de la patente? ¿Cuánto tiempo durará la confidencialidad? -
Salida y continuación:
¿Qué sucede con los derechos si una de las partes se retira del proyecto?
Aunque estos puntos puedan parecer "detalles legales", el destino comercial de una patente .
G) Conclusión: La titularidad de patentes en I+D internacional es un triángulo de "Contrato + Legislación + Contribución"
Para resumir claramente para las empresas internacionales de I+D:
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Los derechos de patente surgen inicialmente con el inventor; la transferencia al empleador/socio se produce mediante transferencia abierta o a través del régimen jurídico nacional.
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Las invenciones de los empleados están sujetas a regulaciones obligatorias que varían de un país a otro.
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En la I+D colaborativa, si no se elige el modelo de propiedad desde el principio, surgirán conflictos al final del proyecto.
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En los proyectos universitarios y financiados, las condiciones de financiación se incluyen en la ecuación de propiedad.
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El riesgo de conflictos de leyes se gestiona mediante mecanismos de descentralización y adaptación específicos de cada país.
Por lo tanto, el enfoque correcto es el siguiente:
Antes de iniciar la investigación y el desarrollo a nivel internacional, es tan importante como el éxito tecnológico del proyecto "garantizar" mediante un contrato quién recopilará las invenciones y cómo se comercializarán.
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